答复审查意见时应注意的事项

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答复审查意见时应注意的事项

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  在说明书中寻找具有专利性的发明点时,首先应查看引用文件公开日及抵触申请日,若发现日期有误,则答复成功垂手可得。

  应从目的、技术方案和效果三方面寻找,即寻找与现有技术的不同点,从说明书中寻找发明点也就是寻找区别特征。

  代理人在进行创造性论证时,要特别注意考虑以下几个方面的问题:一是对比文献的数量;二是时间因素和跨领域的因素;三是发明的目的是否是新的;四是对技术偏见的克服;五是是否有意想不到的效果。若发现有可资应用的理由,撰写答复意见就不困难了。

  此外,当现有的权利要求被否定之后,代理人可以考虑是否有可能将说明书中记载的某些技术内容补入权利要求书中,对其作进一步限定,使之具有创造性。

  一般情况下,当审查员对创造性持怀疑态度时往往会先以否定的方式向申请人发出审查意见通知书,以使申请人对某些问题作进一步解释和说明。

  对于审查员提出创造性不够的问题,代理人应当意识到,所谓不够就是说,该申请同对比文件相比,还是有区别的,既然有区别就有可争辩之处,既然有可争辩之处也就有成功的可能,因为,某一技术上的差别经分析争辩之后,若被审查员接受,那么,差别就可以转变成有创造性的了。

  答复审查意见通知书时,应采取先易后难的答辩顺序,即首先对审查员所提出的肯定性意见作出逐一的满意的答复及相应的改正,而对一些有异议的答复放在后面并应作出令人信服的答辩意见。这是一种心理战术,而对一些涉及申请人权益的关键性问题,则放在最后进行答辩。即采取先易后难、先柔后刚的答辩策略,最好不采用倒过来的方式进行。这也为下一步与审查员会晤及二审答辩创造个良好的气氛。

  对审查员意见正确的部分,代理人一定要诚恳地接受。即使代理人自以为道理很充分的部分,也要虚心听取审查员的意见,这样可以为审查员和代理人之间的沟通理解创造一个良好的气氛,使得审查员有耐心、有兴趣听取代理人的意见。

  在意见陈述时,要注意文字的斟酌及表达的方式,避免使用过激的语言。

  在接到审查员审查意见后,一定要重新阅看原申请文件,其认真仔细程度应不亚于撰写文件的时候。同时,代理人还应在答复审查意见期间,对涉及到的文件、相关技术及相关领域的知识,作进一步了解。这样,不仅会提高自己的知识面,有助于加强答辩时的抗辩能力和思路。

  (见习记者 尚姝楠)

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